22 Gennaio 2022

Il rischio di confusione tra marchi. Il caso Kinder Ferrero.

Irene Procopio

tempo di lettura: 4 min

Tra social network, pagine web, cartellonistica e attività di marketing in genere, l’impresa moderna che ambisce al successo deve prima costruire e poi proteggere la sua immagine. Le regole imposte dal mercato sono chiare: un’impresa è forte se lo è anche il suo marchio.

Il marchio si identifica con un segno o rappresentazione grafica, che consente ai consumatori di identificare e riconoscere i prodotti o servizi offerti da una determinata impresa, associandone i relativi standard qualitativi.

Le classi merceologiche definiscono i prodotti e i servizi per i quali il marchio è tutelato. Tutti i prodotti e servizi sono classificati in 45 classi merceologiche.

Nel valutare un marchio bisogna tenere conto di diversi aspetti sia tecnico-giuridici che grafici. I primi sono le fondamenta della strategia di tutela, i secondi invece si riferiscono alla strategia di comunicazione e quindi alla rinomanza del marchio, utili anche ai fini di tutela.

L’iter di registrazione prevede, oltre all’identificazione del titolare e dell’impresa, anche una verifica del marchio scandita in due tempi: all’accettazione della domanda da parte dell’ufficio competente e durante l’iter di registrazione da parte di eventuali oppositori.

Una volta superate le varie fasi di valutazione, l’impresa riceve il certificato a cui consegue il diritto esclusivo di utilizzo del suo marchio. Vediamo come funziona la tutela giuridica europea.

I requisiti di validità del marchio sono:

1. la novità, ovvero che il marchio non sia stato usato in precedenza o che non consista esclusivamente in segni d’uso comune;

2. la liceità, ovvero che il marchio non contenga segni contrari alla legge o ingannevoli per il pubblico (definita verità del marchio);

3. la capacità distintiva, ovvero che il marchio non corrisponda a denominazioni generiche del prodotto o del servizio o alla loro figura generica.

Tra le indicazioni essenziali all’interno della domanda vi è l’elenco delle classi merceologiche per le quali il marchio è tutelato.

All’Art. 20 del Codice della Proprietà Industriale (CPI) è previsto che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l’uso di un segno distintivo simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa della somiglianza tra i segni o dell’affinità tra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.

È molto importante quindi la scelta delle classi merceologiche, perché se da un lato può limitare la tutela a quanto indicato nella domanda, dall’altro è uno strumento di forza del marchio in aggiunta alla sua novità e capacità distintiva.

Un marchio può essere:

• forte, ossia costituito da elementi originali ed innovativi e quindi, come tale, caratterizzato da una elevata capacità distintiva;

• debole, ossia con una scarsa capacità distintiva, in quanto costituito da termini generici e di uso comune.

Rispetto ad un marchio forte, la tutela sarà maggiore: le variazioni, anche se originali e rilevanti, saranno illegittime perché non riescono a distinguersi rispetto al nucleo ideologico del marchio, quindi anche rispetto alle classi merceologiche. All’opposto, in presenza di un marchio debole la tutela sarà più limitata, in quanto saranno legittime variazioni minime e poco rilevanti, proprio perché il marchio ha una scarsa capacità distintiva.

I fattori che contribuiscono alla buona riuscita di un investimento sul marchio sono collegati alla strategia di gestione del marchio, conosciuta anche come brand management.

Per una strategia efficace, le opportunità legate al marchio e la capacità dello stesso marchio di rispondervi devono essere definite prima di procedere alla registrazione. In particolare nella scelta delle classi merceologiche il rischio di un’errata o incompleta indicazione è frequente anche rispetto alla valutazione dei costi che potrebbero risultare eccessivi ai meno esperti.

Questi i criteri di valutazione dell’ufficio competente durante il primo step della procedura.

Il secondo step, meglio conosciuto come termine per l’opposizione, prevede un periodo di pendenza della domanda in cui eventuali terzi possono opporsi alla registrazione del marchio.

Il caso Kinder Ferrero.

Nel 2012 il Tribunale dell’Unione Europea è stato chiamato a decidere sull’annullamento di una precedente decisione dell’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) che impediva la registrazione di un marchio denominato “Kindertraum” riferito a prodotti di cartoleria e decorazioni natalizie da parte del signor Harald Wohlfahrtun, cittadino tedesco.

La Ferrero Spa, titolare del marchio Kinder dal 1968, pur commercializzando prodotti diversi dalla controparte tedesca, faceva leva sul rischio di confusione tra i due marchi dovuto alla somiglianza nella denominazione. Il cittadino tedesco, non contento della decisione dell’Ufficio europeo, si rivolgeva al Tribunale UE con la motivazione che il marchio Kinder aveva, a suo avviso, un debole carattere descrittivo.

Il Tribunale UE ha sufficientemente colmato i dubbi, intervenendo a spiegare che nonostante per il pubblico interessato, ossia quello italiano, la parola kinder non abbia alcun significato mentre in Germania si riferisca ai bambini, il rischio di confusione sussiste ugualmente anche se il carattere descrittivo del marchio è debole.

Perché?

Perché è Kinder Ferrero! Il marchio Kinder contraddistingue un’intera famiglia di prodotti Ferrero che ha coccolato più generazioni di italiani, inconfondibilmente associato alla fusione tra cioccolato al latte e cioccolato bianco e alle sorprese giocattolo.

Infatti, il Tribunale UE ha stabilito che il marchio Kinder, pur essendo debole dal lato descrittivo, ha un forte carattere distintivo e proprio questo specifico carattere impedisce la registrazione di marchi simili.

Il rischio che un marchio sia identico o simile all’altro dev’essere valutato secondo una comparazione globale dei due marchi. Quando parliamo di marchio, ci riferiamo a molto di più che una mera rappresentazione grafica o una denominazione, comprendendo anche gli aspetti commerciali che associano il marchio ai prodotti, ovvero la loro identità.

Date retta ai giuristi.

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