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22 Gennaio 2022
Il rischio di confusione tra marchi. Il caso Kinder Ferrero.
Irene Procopio
tempo di lettura: 4 min
Tra social network, pagine web,
cartellonistica e attività di marketing in genere, l’impresa moderna che
ambisce al successo deve prima costruire e poi proteggere la sua immagine. Le
regole imposte dal mercato sono chiare: un’impresa è forte se lo è anche il suo
marchio.
Il marchio si identifica con un
segno o rappresentazione grafica, che consente ai consumatori di identificare e
riconoscere i prodotti o servizi offerti da una determinata impresa,
associandone i relativi standard qualitativi.
Le classi merceologiche
definiscono i prodotti e i servizi per i quali il marchio è tutelato. Tutti i prodotti
e servizi sono classificati in 45 classi merceologiche.
Nel valutare un marchio bisogna
tenere conto di diversi aspetti sia tecnico-giuridici che grafici. I primi sono
le fondamenta della strategia di tutela, i secondi invece si riferiscono alla
strategia di comunicazione e quindi alla rinomanza del marchio, utili anche ai
fini di tutela.
L’iter di registrazione prevede,
oltre all’identificazione del titolare e dell’impresa, anche una verifica del
marchio scandita in due tempi: all’accettazione della domanda da parte dell’ufficio
competente e durante l’iter di registrazione da parte di eventuali oppositori.
Una volta superate le varie fasi
di valutazione, l’impresa riceve il certificato a cui consegue il diritto
esclusivo di utilizzo del suo marchio. Vediamo come funziona la tutela
giuridica europea.
I requisiti di validità del
marchio sono:
la novità, ovvero che il
marchio non sia stato usato in precedenza o che non consista esclusivamente in
segni d’uso comune;
la liceità, ovvero che il
marchio non contenga segni contrari alla legge o ingannevoli per il pubblico (definita
verità del marchio);
la capacità distintiva,
ovvero che il marchio non corrisponda a denominazioni generiche del prodotto o
del servizio o alla loro figura generica.
Tra le indicazioni essenziali all’interno
della domanda vi è l’elenco delle classi merceologiche per le quali il marchio
è tutelato.
All’Art. 20 del Codice della
Proprietà Industriale (CPI) è previsto che il titolare di un marchio
registrato possa vietare a terzi l’uso di un segno distintivo simile al marchio
registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa della
somiglianza tra i segni o dell’affinità tra i prodotti o servizi, possa
determinarsi un rischio di confusione per il pubblico.
È molto importante quindi la
scelta delle classi merceologiche, perché se da un lato può limitare la tutela
a quanto indicato nella domanda, dall’altro è uno strumento di forza del
marchio in aggiunta alla sua novità e capacità distintiva.
Un marchio può essere:
forte, ossia costituito da
elementi originali ed innovativi e quindi, come tale, caratterizzato da una elevata
capacità distintiva;
debole, ossia con una scarsa
capacità distintiva, in quanto costituito da termini generici e di uso comune.
Rispetto ad un marchio forte, la
tutela sarà maggiore: le variazioni, anche se originali e rilevanti, saranno
illegittime perché non riescono a distinguersi rispetto al nucleo ideologico
del marchio, quindi anche rispetto alle classi merceologiche. All’opposto, in presenza di un
marchio debole la tutela sarà più limitata, in quanto saranno legittime variazioni
minime e poco rilevanti, proprio perché il marchio ha una scarsa capacità
distintiva.
I fattori che contribuiscono alla
buona riuscita di un investimento sul marchio sono collegati alla strategia di
gestione del marchio, conosciuta anche come brand management.
Per una strategia efficace, le
opportunità legate al marchio e la capacità dello stesso marchio di rispondervi
devono essere definite prima di procedere alla registrazione. In particolare
nella scelta delle classi merceologiche il rischio di un’errata o incompleta
indicazione è frequente anche rispetto alla valutazione dei costi che
potrebbero risultare eccessivi ai meno esperti.
Questi i criteri di valutazione dell’ufficio
competente durante il primo step della procedura.
Il secondo step, meglio conosciuto
come termine per l’opposizione, prevede un periodo di pendenza della
domanda in cui eventuali terzi possono opporsi alla registrazione del marchio.
Il caso Kinder Ferrero.
Nel 2012 il Tribunale dell’Unione
Europea è stato chiamato a decidere sull’annullamento di una precedente
decisione dell’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) che impediva
la registrazione di un marchio denominato “Kindertraum” riferito a prodotti di
cartoleria e decorazioni natalizie da parte del signor Harald Wohlfahrtun, cittadino
tedesco.
La Ferrero Spa, titolare del
marchio Kinder dal 1968, pur commercializzando prodotti diversi dalla
controparte tedesca, faceva leva sul rischio di confusione tra i due marchi dovuto
alla somiglianza nella denominazione. Il cittadino tedesco, non contento della
decisione dell’Ufficio europeo, si rivolgeva al Tribunale UE con la motivazione
che il marchio Kinder aveva, a suo avviso, un debole carattere descrittivo.
Il Tribunale UE ha sufficientemente
colmato i dubbi, intervenendo a spiegare che nonostante per il pubblico
interessato, ossia quello italiano, la parola kinder non abbia alcun
significato mentre in Germania si riferisca ai bambini, il rischio di
confusione sussiste ugualmente anche se il carattere descrittivo del marchio è
debole.
Perché?
Perché è Kinder Ferrero! Il
marchio Kinder contraddistingue un’intera famiglia di prodotti Ferrero che ha
coccolato più generazioni di italiani, inconfondibilmente associato alla fusione tra cioccolato al latte e cioccolato bianco e alle sorprese giocattolo.
Infatti, il Tribunale UE ha stabilito
che il marchio Kinder, pur essendo debole dal lato descrittivo, ha un forte
carattere distintivo e proprio questo specifico carattere impedisce la
registrazione di marchi simili.
Il rischio che un marchio sia identico
o simile all’altro dev’essere valutato secondo una comparazione globale dei due
marchi. Quando parliamo di marchio, ci riferiamo a molto di più che una mera
rappresentazione grafica o una denominazione, comprendendo anche gli aspetti
commerciali che associano il marchio ai prodotti, ovvero la loro identità.
