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19 Febbraio 2022
La ricerca di anteriorità del marchio. Uno strumento d’impresa.
Irene Procopio
tempo di lettura: 4 min
L’aspetto che rende la tutela del
marchio allettante per l’imprenditore generico non è di certo di tipo
economico, dato che un investimento sul marchio comporta una spesa minima che
si aggira intorno ai €3.000 circa, tasse incluse.
Per l’imprenditore, infatti,
l’investimento sul marchio (quindi il costo) risulta vantaggioso ai fini delle
strategie di vendita e di marketing legate al prodotto o servizio che l’impresa
offre.
Trattandosi di uno strumento a
lungo termine, il marchio identifica l’impresa e rappresenta, nel senso
letterale del termine, i suoi prodotti o servizi all’interno del mercato per il
periodo di durata del marchio stesso. Il marchio europeo dura 10 anni dalla
data di deposito della domanda coincidente con la data di
pagamento dei diritti di deposito.
Presso l’EUIPO (European Union
Intellectual Property Office) è possibile presentare la domanda di
registrazione del marchio d’impresa europeo. Alla pagina web dell’Ufficio sono
consultabili tutte le informazioni necessarie e le procedure da seguire, di cui
una guidata per i meno esperti.
Quasi come un avvertimento, lo
stesso Ufficio segnala che:
Compilare il modulo di
domanda e pagare la tassa non garantisce necessariamente la protezione del tuo
marchio. Se la tua domanda è respinta, l’Ufficio non ti rimborserà il denaro.
Compilati i moduli e pagata la
tassa in anticipo, la domanda passa all’esame tecnico sui requisiti formali.
L’iter prevede poi che la domanda, se accettata, sia pubblicata per un periodo
di tre mesi affinché eventuali terzi possano avanzare le loro opposizioni alla
registrazione del marchio. Trascorsi tre mesi senza
opposizioni, il marchio è registrato ed è possibile scaricare il certificato di
proprietà europea.
Come evitare che la domanda sia
respinta? Come prevenire le eventuali opposizioni?
La ricerca di anteriorità è lo
strumento più efficace per valutare un possibile buon esito sia dell’esame
tecnico che del termine per l’opposizione. Prima di presentare la domanda di
registrazione è sempre consigliabile effettuare la ricerca di anteriorità
anche solo per valutare un eventuale posizionamento del marchio e le categorie
di prodotti alle quali si riferisce.
La ricerca di anteriorità è
un'operazione di ricerca volta a rintracciare tutti i marchi identici o simili,
pubblicati prima di una certa data e relativi ad un certo nome o chiave di
ricerca.
La ricerca può essere svolta:
in maniera autonoma e gratuita
sulle banche dati pubbliche degli uffici territoriali;
rivolgendosi ad un esperto in
grado di fornire anche un dettagliato report dei risultati.
Attraverso lo strumento di ricerca
è possibile consultare ed estrarre i dati relativi ai marchi già registrati
anteriormente, archiviati nelle banche dati predisposte dai vari uffici
territoriali.
La chiave di ricerca da inserire è
il marchio che si vuole registrare:
nel caso di un marchio verbale,
questa sarà il nome/parola scelto per il marchio;
nel caso di un marchio
figurativo, sarà la parola con cui si identifica la rappresentazione grafica del marchio;
nel caso di un marchio misto, sarà il nome/parola e la rappresentazione grafica del marchio.
È possibile anche configurare la
ricerca secondo: il territorio, l’ufficio competente e le classi merceologiche.
Le classi merceologiche definiscono i prodotti e i servizi per i quali il
marchio è tutelato. Tutti i prodotti e servizi sono classificati in 45 classi
merceologiche.
La procedura online di
registrazione prevede diverse modalità di compilazione, dal livello
base a quello avanzato, a scelta del richiedente. In tutti i casi prevede la
compilazione di moduli identificativi e descrittivi relativi al marchio.
Mentre i moduli identificativi
riguardano la titolarità, l’identificazione appunto del proprietario tramite
l’associazione ad un account; quelli descrittivi si riferiscono al marchio, nel
suo senso grafico e commerciale, quindi collegano il marchio ai prodotti.
Prescindendo dalle scelte in fatto
di stile, ci sono alcuni elementi tecnici che è conveniente valutare prima di
presentare la domanda. Ad esempio, può essere utile considerare che se il
marchio contiene un riferimento generico al prodotto, quindi parole più comuni
in quel territorio, è più probabile che ci siano marchi simili o identici.
Lo
stesso può dirsi dell’elemento grafico, infatti, se comunemente quella parola è
associata a quella forma, ad esempio acqua-goccia in Italia, non è conveniente
usare la stessa associazione alla cieca che, seppur intuitiva, non ci
garantisce di averla pensata per primi.
Inoltre, se configurata secondo le classi merceologiche, la ricerca d’anteriorità offre una panoramica sui marchi
anteriori simili o identici che, anche se differenti dal nostro,
possono risultare concorrenti se si riferiscono alle stesse classi
merceologiche.
Tornando al nostro esempio, dalla
ricerca potrebbe risultare che il marchio registrato più simile al nostro sia:
acqua-goccia riferito ad una sola classe merceologica, diversa da quella che
sceglieremmo noi.
In questo caso, la classe
merceologica svolge il ruolo fondamentale di elemento distintivo del nostro
marchio rispetto a quello del concorrente. Nel caso di più classi, il marchio si distingue perchè è presente in più categorie di prodotti e servizi.
Attraverso una prospettiva a lungo
termine, la ricerca di anteriorità può diventare anche uno strumento per
anticipare lo sviluppo del marchio rispetto ai prodotti e ai servizi che l'impresa offre.
Se oggi fossi un calzolaio, un domani potrei vendere
le scarpe?
