19 Febbraio 2022

La ricerca di anteriorità del marchio. Uno strumento d’impresa.

Irene Procopio

tempo di lettura: 4 min

Photo by Marten Newhall on Unsplash
L’aspetto che rende la tutela del marchio allettante per l’imprenditore generico non è di certo di tipo economico, dato che un investimento sul marchio comporta una spesa minima che si aggira intorno ai €3.000 circa, tasse incluse.

Per l’imprenditore, infatti, l’investimento sul marchio (quindi il costo) risulta vantaggioso ai fini delle strategie di vendita e di marketing legate al prodotto o servizio che l’impresa offre.

Trattandosi di uno strumento a lungo termine, il marchio identifica l’impresa e rappresenta, nel senso letterale del termine, i suoi prodotti o servizi all’interno del mercato per il periodo di durata del marchio stesso. Il marchio europeo dura 10 anni dalla data di deposito della domanda coincidente con la data di pagamento dei diritti di deposito.

Presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) è possibile presentare la domanda di registrazione del marchio d’impresa europeo. Alla pagina web dell’Ufficio sono consultabili tutte le informazioni necessarie e le procedure da seguire, di cui una guidata per i meno esperti.

Quasi come un avvertimento, lo stesso Ufficio segnala che:

Compilare il modulo di domanda e pagare la tassa non garantisce necessariamente la protezione del tuo marchio. Se la tua domanda è respinta, l’Ufficio non ti rimborserà il denaro.

Compilati i moduli e pagata la tassa in anticipo, la domanda passa all’esame tecnico sui requisiti formali. L’iter prevede poi che la domanda, se accettata, sia pubblicata per un periodo di tre mesi affinché eventuali terzi possano avanzare le loro opposizioni alla registrazione del marchio. Trascorsi tre mesi senza opposizioni, il marchio è registrato ed è possibile scaricare il certificato di proprietà europea.

Come evitare che la domanda sia respinta? Come prevenire le eventuali opposizioni?

La ricerca di anteriorità è lo strumento più efficace per valutare un possibile buon esito sia dell’esame tecnico che del termine per l’opposizione. Prima di presentare la domanda di registrazione è sempre consigliabile effettuare la ricerca di anteriorità anche solo per valutare un eventuale posizionamento del marchio e le categorie di prodotti alle quali si riferisce.

La ricerca di anteriorità è un'operazione di ricerca volta a rintracciare tutti i marchi identici o simili, pubblicati prima di una certa data e relativi ad un certo nome o chiave di ricerca.

La ricerca può essere svolta:

  • in maniera autonoma e gratuita sulle banche dati pubbliche degli uffici territoriali;

  • rivolgendosi ad un esperto in grado di fornire anche un dettagliato report dei risultati.

Attraverso lo strumento di ricerca è possibile consultare ed estrarre i dati relativi ai marchi già registrati anteriormente, archiviati nelle banche dati predisposte dai vari uffici territoriali.

La chiave di ricerca da inserire è il marchio che si vuole registrare:

  • nel caso di un marchio verbale, questa sarà il nome/parola scelto per il marchio;

  • nel caso di un marchio figurativo, sarà la parola con cui si identifica la rappresentazione grafica del marchio;

  • nel caso di un marchio misto, sarà il nome/parola e la rappresentazione grafica del marchio.

È possibile anche configurare la ricerca secondo: il territorio, l’ufficio competente e le classi merceologiche.

Le classi merceologiche definiscono i prodotti e i servizi per i quali il marchio è tutelato. Tutti i prodotti e servizi sono classificati in 45 classi merceologiche.

La procedura online di registrazione prevede diverse modalità di compilazione, dal livello base a quello avanzato, a scelta del richiedente. In tutti i casi prevede la compilazione di moduli identificativi e descrittivi relativi al marchio.

Mentre i moduli identificativi riguardano la titolarità, l’identificazione appunto del proprietario tramite l’associazione ad un account; quelli descrittivi si riferiscono al marchio, nel suo senso grafico e commerciale, quindi collegano il marchio ai prodotti.

Prescindendo dalle scelte in fatto di stile, ci sono alcuni elementi tecnici che è conveniente valutare prima di presentare la domanda. Ad esempio, può essere utile considerare che se il marchio contiene un riferimento generico al prodotto, quindi parole più comuni in quel territorio, è più probabile che ci siano marchi simili o identici.

Lo stesso può dirsi dell’elemento grafico, infatti, se comunemente quella parola è associata a quella forma, ad esempio acqua-goccia in Italia, non è conveniente usare la stessa associazione alla cieca che, seppur intuitiva, non ci garantisce di averla pensata per primi.

Inoltre, se configurata secondo le classi merceologiche, la ricerca d’anteriorità offre una panoramica sui marchi anteriori simili o identici che, anche se differenti dal nostro, possono risultare concorrenti se si riferiscono alle stesse classi merceologiche.

Tornando al nostro esempio, dalla ricerca potrebbe risultare che il marchio registrato più simile al nostro sia: acqua-goccia riferito ad una sola classe merceologica, diversa da quella che sceglieremmo noi.

In questo caso, la classe merceologica svolge il ruolo fondamentale di elemento distintivo del nostro marchio rispetto a quello del concorrente. Nel caso di più classi, il marchio si distingue perchè è presente in più categorie di prodotti e servizi.

Attraverso una prospettiva a lungo termine, la ricerca di anteriorità può diventare anche uno strumento per anticipare lo sviluppo del marchio rispetto ai prodotti e ai servizi che l'impresa offre.

Se oggi fossi un calzolaio, un domani potrei vendere le scarpe?

Date retta ai giuristi.

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Irene Procopio

Ciao, sono una Giurista e mi occupo di strategie di governo e gestione d'impresa.

L'obiettivo è impossibile solo se manca un piano. Date retta ai giuristi.

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